LA TUTELA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL MARCHIO PATRONIMICO NEL SETTORE MANIFATTURIERO

L'obiettivo che mi sono proposta nel mio progetto di ricerca è stato quello di approfondire il tema della tutela nazionale ed internazionale del marchio con particolare focus sul marchio patronimico per valutare ed analizzare quali fossero le principali problematiche di contraffazione e concorrenza sleale nel settore manifatturiero e della moda. La mia analisi è iniziata analizzando le fonti normative nazionali ed internazionali, per poi spiegare quali fossero le modalità di registrazione del marchio in Italia e all'estero, avuto riguardo all’importante istituto della priorità. Ho quindi analizzato il coordinamento tra Accordo e Protocollo di Madrid anche al fine di comprendere quali sono le principali operazioni da compiere per la registrazione del marchio nazionale, comunitario e internazionale in funzione anche della valutazione economica dell'investimento da effettuare per un’azienda titolare di un marchio. Ho effettuato un’excursus circa le funzioni giuridicamente tutelate del marchio ed il contenuto del diritto di marchio anche alla luce della giurisprudenza della corte di giustizia europea. Nel secondo capitolo ho affrontato la questione della tutela del marchio celebre prima e dopo l’introduzione del d.lgs. 480 del 1992, anche alla luce della giurisprudenza della corte di giustizia europea. Sono quindi passata all’analisi dei rischi di confusione e di associazione del marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini e ai principali elementi del marchio che gode di rinomanza. Infine mi sono interessata al fenomeno contraffattivo circa forme, lettere, colori del marchio con un breve excursus degli orientamenti giurisprudenziali ed al tema irrisolto della tutela marchio “made in italy”. Nel terzo ed ultimo capito ho invece focalizzato l’attenzione sulla tutela nazionale ed internazionale del marchio patronimico nel settore manifatturiero, per poi fornire una panoramica della protezione del marchio patronimico negli Stati Uniti ed in Cina. La questione più problematica che ho affrontato è stata quella relativa al quesito circa la trasferibilità dei marchi patronimici evocativi di una specifica tradizione familiare. Esistono marchi nel settore manifatturiero ove l’intera storia dell’azienda e del marchio ruotano sempre attorno alla famiglia proprietaria degli stessi marchi e alle varie generazioni dei suoi esponenti pertanto tali segni distintivi patronimici risultano estremamente evocativi del valore e del messaggio di tradizione familiare. Quando, per di più, questo messaggio risulta ampiamente comunicato al pubblico sia dall’azienda sia dagli organi di informazione, tanto che il messaggio veicolato dal marchio patronimico è chiaramente legato alla natura familiare e al contributo diretto e personale della famiglia in tutte le fasi essenziali dell’attività manifatturiera , e cioè le fasi di creazione, produzione, marketing e distribuzione dei prodotti con quel marchio si pone il problema se quei marchi registrati e usati, possano essere liberamente ceduti anche a soggetti estranei alla famiglia, e in tal caso se ciò non comporti di per sé inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi essenziali per il loro apprezzamento da parte del pubblico e che sono appunto legati alle persone il cui nome è oggetto del marchio, e se esistano limiti o oneri a carico dei cessionari. Va premesso che la cedibilità dei marchi è regolata in termini generali dall’art. 23.1 del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.), in base al quale: “Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato”. La norma è dettata in generale per tutti i marchi e non esistono previsioni particolari per i marchi patronimici. L’unico limite alla libera cessione, peraltro di fondamentale importanza nel nuovo assetto della disciplina, è stabilito all’art. 23.4 c.p.i. che impone che “in ogni caso” dal trasferimento non debba derivare inganno “in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”. Ove dalla cessione si generasse inganno, il contratto di cessione sarebbe nullo e il marchio suscettibile di decadenza per decettività sopravvenuta ai sensi dell’art. 14.2 a) c.p.i. e non potrebbe essere più utilizzato in quanto ingannevole ai sensi dell’art. 21.2-3. Per dare una risposta a tale quesito occorre chiedersi se le caratteristiche menzionate dall’art. 23.4 c.p.i., l’inganno sulle quali rende la cessione illegittima, comprendano solo qualità intrinseche del prodotto in sé (caratteristiche “materiali”), o possano riguardare anche la percezione da parte del pubblico del contributo offerto dalla persona (o famiglia) il cui nome è richiamato dal marchio (caratteristiche “immateriali”). E’ ben possibile che si riveli come portatrice di inganno la cessione del marchio patronimico, nel quale il pubblico individui un’impronta di tradizione stilistica e produttiva di carattere personale e familiare, che sia effettuata a beneficio di un soggetto che non abbia più legami diretti con tale tradizione. Il pubblico infatti, anche dopo la cessione, potrebbe continuare a collegare al marchio l’idea che dietro ad esso prosegua la tradizione e il lavoro del gruppo familiare evocato dal segno, specie qualora tale messaggio sia sempre stato comunicato per effetto di un duraturo e forte legame che ha visto direttamente coinvolti i familiari in tutte le fasi dell’attività, dalla creazione e sviluppo dello stile delle collezioni, alla manifattura, alla distribuzione, al marketing etc. Occorre quindi chiedersi quanto la paternità stilistica di un prodotto influisca tra le motivazioni di acquisto del pubblico.. Per scongiurare il rischio di invalidità della cessione e di decadenza per decettività sopravvenuta del marchio patronimico oggetto di trasferimento, o di divieto di uso del marchio divenuto ingannevole, la dottrina propone che il cessionario segua una delle due seguenti alternative: (i) mantenere inalterate nei prodotti quelle caratteristiche (anche immateriali) per le quali il marchio era conosciuto e apprezzato quando utilizzato dall’originario titolare, e quindi non solo conservare immutata la qualità dei prodotti, ma anche mantenere uno stretto e diretto legame, anche professionale, con il soggetto o la famiglia il cui patronimico coincide con il marchio e che lo ha sviluppato nel tempo; (ii) impegnarsi ad informare adeguatamente il pubblico del mutamento di tali caratteristiche, e quindi a comunicare ai consumatori con opportune campagne che il marchio sarà utilizzato da una società che non ha più alcun rapporto con le persone e il gruppo familiare che erano identificati dal marchio e che hanno condotto l’omonima azienda . Ove il cessionario non abbia alcun rapporto (o interrompa successivamente i rapporti) con le persone o il gruppo familiare la cui attività è sempre risultata decisiva per determinare le caratteristiche materiali e immateriali dei prodotti, egli non potrà dunque che perseguire la seconda strada e impegnarsi in una adeguata campagna di informazione al mercato. In questa campagna informativa dovrà essere chiarito che: (i) il marchio è stato oggetto di trasferimento, (ii) è venuto meno ogni legame con la famiglia e le persone che determinavano in precedenza le caratteristiche dei prodotti. Una volta che il pubblico sarà stato correttamente e adeguatamente informato, il messaggio evocato sarà allineato alla nuova realtà e potrà quindi venir meno il rischio di inganno. Pertanto la cessione a terzi dei marchi patronimici del settore manifatturiero intrinsecamente e fortemente evocativi della tradizione stilistica e imprenditoriale legata al fondatore potrebbe considerarsi valida e i marchi sarebbero al riparo dal rischio di decadenza per decettività sopravvenuta e di divieto di uso solo se, in alternativa, l’acquirente: a) conservasse stretti legami con la famiglia assegnandole un ruolo decisivo nel determinare lo stile, la produzione, la commercializzazione e il marketing dei prodotti mantenendo nella gestione del marchio una linea di continuità con quanto avvenuto sino a oggi; b) si impegnasse ad effettuare una campagna informativa di adeguate proporzioni e durata per informare il pubblico che, a seguito della intervenuta cessione, il marchio patronimico non conserva più alcun legame con i componenti della famiglia, la quale non ha più alcun ruolo nella creazione, produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti. Tale campagna dovrebbe essere proporzionata al radicamento del messaggio fino a tale momento evocato in relazione al marchio patronimico stesso, e considerando la notorietà che tale fortissimo legame indubbiamente oggi ha, dovrebbe essere estesa su numerosi mezzi di informazione (giornali, riviste di settore, internet, radio e tv) e ripetuta per un lungo periodo di tempo per ottenere in maniera effettiva e duratura tale risultato. In difetto dell’una e dell’altra ipotesi, la cessione potrebbe essere ritenuta in violazione della legge e quindi nulla e i marchi patronimici evocativi di una lunga tradizione familiare potrebbero essere dichiarati decaduti per decettività sopravvenuta e l’uso del marchio potrebbe essere vietato in quanto decettivo.

The purpose I wanted to achieve in my research project was to investigate the issue of national and international protection of the Trademark with particular focus on the patronymic brand in order to evaluate and analyze which are the main problems of counterfeiting and unfair competition in the manufacturing and fashion fields. My analysis began by analyzing the national and international regulatory sources in order to explain which are the procedures for trademark registration in Italy and abroad, having regard to the important institution of priority. Then I analyzed the coordination between Agreement and Madrid Protocol also in order to understand which are the main operations to be performed for the registration of the national, EU and international trademark. This in function of the investment economic evaluation to make on behalf of a company that owns a brand. I carried out an excursus about the trademark legally protected functions and the content of the trademark right also in light of the Court of Justice case law . In the second chapter I addressed the issue of the famous brand protection, before and after the introduction of Legislative Decree 480 of 1992, also in light of the Court of Justice case law. I then moved on to the analysis of the risks of confusion and association of identical or similar brand for identical or similar products or services and the main elements of the brand enjoying renown. Finally I became interested in the phenomenon of counterfeiting of brand’s shapes , letters, colors with a brief excursus on the case-law and on the unsolved problem of “made in Italy” brand protection. In the third and last chapter I focused my attention on the national and international protection of patronymic trademark in the manufacturing sector, to provide in the end an overview of the patronymic trademark protection in the United States and China. The most problematic issue that I faced was the one related to the question of the patronymic mark transferability that is a brand name evocative of a specific family tradition. There are brands in the manufacturing sector where the entire history of the company and the brand always revolve around the family owning the same brands and the various generations of its exponents, therefore these patronymic distinctive signs are extremely evocative of the value and message of a family tradition. Moreover, when this message is widely communicated to the public by both the company and the media, in a way that the message conveyed by the patronymic mark is clearly linked to the family nature and to the direct and personal contribution of the family in all the essential manufacturing activity phases (that is the creation, production, marketing and distribution of products with that brand ), the question really arises whether those registered and used brands can be freely assigned also to subjects outside the family, and in this case if that would not entail in itself deception in the products or services features essential for public appreciation being precisely linked to the persons whose name is the subject of the trademark, and in this case, if there are limits or charges for the assignees. It must be said that the transferability of the trademarks is regulated in general terms by the art. 23.1 of the Industrial Property Code (c.p.i.), according to which: " Trademark can be transferred for all or part of the products or services for which it was registered". The rule is dictated in general for all brands and there are no special provisions for patronymic brands. The only limit to the free assignment, though of fundamental importance in the new structure of the discipline, is established in the art. 23.4 c.p.i. requiring that "in any case" the transfer should not lead to deception "in those characteristics of the products or services that are essential in the appreciation of the public". If deception was generated by the sale, the sale contract would be void and the trademark susceptible to forfeiture due to deception occurring pursuant to art. 14.2 a) c.p.i. and could not be used anymore as misleading pursuant to art. 21.2-3. To give an answer to this question, it is necessary to know whether the characteristics mentioned in the art. 23.4 cpi, that is the deception for which the transfer becomes illegitimate , includes only intrinsic qualities of the product itself ("material" characteristics), or may also concern the public perception of the contribution offered by the person (or family) whose name is referred to by the trademark ("immaterial" characteristics). It is quite possible that the patronymic mark transfer , in which the public identifies a footprint of stylistic and productive tradition of personal and family nature, (being carried out for the benefit of a subject who no longer has direct ties), appears to be deceitful with this tradition. As a matter of fact people, even after the sale, could continue to link the idea to the brand that the tradition and work of the family group evoked by the sign, (especially if this message has always been communicated as a result of a lasting and strong bond directly involving family members in all phases of the activity, from the creation and development of the collections, to manufacturing, distribution, marketing etc). It is therefore necessary to know how much the stylistic paternity of a product can affect the motivations to purchase of the public. To avoid the risk of invalidity of the assignment and forfeiture due to unexpected deception of the patronymic trademark, or prohibition of use of the trademark becoming misleading, the doctrine proposes that the transferee should follow one of the following two alternatives: (i) to maintain unaltered in the products those characteristics (even intangible) for which the brand was known and appreciated when used by the original owner, and therefore not only to keep the quality of the products unchanged, but also to maintain a close and direct link, also professional, with the subject whose patronymic coincides with the brand, and with the family that had developed it over time; (ii) undertake to adequately inform the public of the change in these characteristics, and then communicate to consumers with appropriate campaigns that the brand will be used by a company that no longer has any relationship with the persons identified by the brand and with the family group that led the company of the same name before. If the assignee has no relationship (or subsequently interrupts relations) with the persons or family group whose activity has always been decisive in determining the material and immaterial characteristics of the products, he will therefore be able to pursue the second path and engage in an adequate marketing information campaign. In this information campaign, it must be clarified that: (i) the trademark has been transferred, (ii) all ties with the family and the persons who previously determined the characteristics of the products ceased. Once the public has been properly and adequately informed, the message evoked will be aligned with the new reality and the risk of deceit will therefore disappear. Therefore the sale to third parties of the patronymic brands in the manufacturing sector, could be considered valid only if, alternatively, the 'buyer: a) kept close ties with the family, assigning to it a decisive role in determining the style, production, marketing and marketing of the products; b) undertakes to carry out an information campaign of adequate proportions and duration to inform the public that, following the transfer, the patronymic mark no longer maintains any link with the members of the family, which no longer has any role in the creation, production, distribution and marketing of products. In the absence of both hypotheses, the assignment could be considered in violation of the law and therefore void , the patronymic marks evocative of a long family tradition could be declared forfeited due to unexpected deception and the use of the trademark could be forbidden for being deceptive.